Что нужно знать о товарных знаках, чтобы продавать товары на маркетплейсах и не попасть в суд, на компенсации и штрафы

01 октября 2020 г.

|

Лонгриды

Многие прописывают в договоре такой хитрый пункт: продавец заверяет, что его товары не нарушают чужие товарные знаки, а если окажется, что нарушают, то продавец компенсирует маркетплейсу все убытки. Неподготовленный человек скорее всего не обратит внимания на этот пункт, а стоило бы: компенсация за нарушение права на чужой товарный знак по ст. 1515 ГК РФ может достигать 5 миллионов рублей. 

Алексей Башук, юрист по интеллектуальной собственности, патентный поверенный РФ№2151.

Меня зовут Алексей Башук, я юрист по интеллектуальной собственности и за последние три года через меня прошло около тысячи товарных знаков предпринимателей и компаний из самых разных городов России. Многие из этих знаков были предназначены как раз для товаров на маркетплейсах. 

Давайте сегодня разберем, что крупнейшие маркетплейсы пишут у себя в договорах о товарных знаках, а заодно посмотрим, что происходит у них в судах.Если вы продаете товары на маркетплейсах или только собираетесь начать, эта статья пригодится, чтобы разобраться как работает система товарных знаков, защитить свой бренд, не попасть на штрафы и компенсации за нарушение чужих. Но сначала — пара слов о том, что вообще такое товарные знаки, как и зачем их регистрируют. 

Как работают товарные знаки в России: защита правообладателей

Итак, вы продаете товар на маркетплейсе, например, женскую одежду. Как покупатели будут отличать именно ваши платья среди тысяч других? Скорее всего за счет бренда — названия и логотипа на платье.

Допустим, вы придумали название для своей одежды — «Краса сезона». Вы вкладываетесь в рекламу, следите за качеством товара и репутацией бренда. Как сделать так, чтобы этот бренд принадлежал только вам и только вы могли продавать платья под таким названием? Нужно зарегистрировать название «Краса сезона» как товарный знак в Роспатенте и получить свидетельство.

Товарный знак — это зарегистрированное в Роспатенте обозначение товара, например, название или логотип. Иногда их называют торговыми марками или торговыми знаками — это все одно и тоже, в законе называется «товарный знак».

Теперь только вы можете использовать название «Краса Сезона» как бренд одежды. Это право действует десять лет на территории всей России, каждые десять лет его можно продлевать снова и снова. Чтобы показать всем, что бренд принадлежит вам, можно использовать охранную маркировку ® — ее вправе использовать только владельцы зарегистрированных товарных знаков. 

На маркетплейсе легально может существовать только одна «Краса сезона» — правообладателя. Товары от других производителей под таким же или похожим названием будут контрафактом, а их продавцы — нарушителями.

Если кто-то без вашего разрешения начнет продавать одежду под таким же или слишком похожим названием, он нарушит ваше право на товарный знак. Вы сможете через суд взыскать с нарушителя компенсацию от 10 тысяч до 5 млн рублей по ст. 1515 ГК РФ, а также заставите его уничтожить весь контрафактный товар и прекратить нарушение. В этом помогут госорганы: Федеральная антимонопольная служба, полиция и иногда даже Роспотребнадзор.

Конечно, все пять миллионов компенсации суды взыскивают редко. Но 500-700 тысяч рублей — обычное дело для суда по нарушению права на товарный знак. Точная сумма зависит от того, насколько грубым было нарушение, сколько вреда оно нанесло правообладателю, как долго длилось и ряда других факторов. Если вреда нанесено больше, чем на пять миллионов, то размер компенсации могут посчитать в размере двукратной стоимости контрафактного товара.

Многие бренды на Вайлдберриз защищены с помощью регистрации товарного знака, эти несколько примеров из моей практики.

Для всех товаров правила одинаковые, будь то женская одежда, бытовая техника, косметика или что угодно еще. Вся эта система с товарными знаками нужна для того, чтобы покупатели не путали товары между собой и не покупали подделки, а предприниматели могли безопасно развивать собственные бренды и не теряли деньги из-за нарушителей. 

Как работают товарные знаки в России: защита от правообладателей

На самом деле многие предприниматели регистрируют свои товарные знаки не столько для того, чтобы атаковать нарушителей, сколько для того, чтобы самому случайно не нарушить чужие права. 

Дело в том, что товарные знаки — это не только «Найк», «Адидас» и «Рибок». По статистике Роспатента каждый год предприниматели в России регистрируют по 60-70 тысяч товарных знаков: названия самих компаний, товаров, их логотипы и слоганы. Какие-то знаки перестают действовать, какие-то появляются снова: всего в базе Роспатента сейчас по разным оценкам около 800 000 действующих товарных знаков. 

По данным ежегодного отчета Роспатента в 2019 году из 66 тысяч товарных знаков в России 26 тысяч знаков зарегистрировали иностранцы, среди которых прячутся и оффшоры крупных российских компаний. Большую же часть, 40 тысяч знаков, зарегистрировали обычные российские компании и предприниматели.   

Чем дальше, тем больше товарных знаков занято. Иногда я помогаю предпринимателям придумывать и выбирать названия для товаров, и зачастую нам приходится перебрать несколько десятков названий, прежде чем найдется подходящее и при этом свободное. 

Отдельных сложностей добавляет то, что свободный товарный знак — это далеко не тоже самое, что, например, свободный домен. Если вы регистрируете доменное имя для сайта и нужное занято, то можно просто добавить букву или цифру и зарегистрировать домен. С товарными знаками такой ход не сработает.

Товарный знак регистрируют только в том случае, если он не просто не повторяет, но и не «сходен до степени смешения» с уже существующими знаками, п.6 ст. 1483 ГК РФ. Это значит, что отличия в одну-две буквы точно не хватит, новое название с точки зрения рядового покупателя должно отличаться  от тех, которые были зарегистрированы раньше. При этом рассматривается не только написание слова, но и его звучание и даже смысл. В общем, найти свободный товарный знак и зарегистрировать его гораздо, гораздо сложнее, чем заполучить свободный домен.

В 2019 году в России подали почти 83 тысячи заявок на регистрацию товарных знаков. Экспертизу прошли 76 тысяч заявок, из которых каждая седьмая получила отказ в регистрации. Некоторым отказывали по причине несоответствия требованиям законодательства, но большинство получали отказ потому, что были слишком похожи на уже зарегистрированные товарные знаки. 

Получается, что если просто вывести товар на маркетплейс без проверки и регистрации его бренда как товарного знака, то высока вероятность нарушить уже существующий чужой товарный знак, просто банально потому что знаков уже зарегистрировано очень много, и каждый месяц на регистрацию поступает еще по пять-шесть тысяч новых. При этом чтобы нарушение произошло, не обязательно точь-в-точь повторять уже зарегистрированное название. Достаточно оказаться просто слишком похожим, например, попасть на название, отличающееся всего лишь одной-двумя буквами от уже зарегистрированного товарного знака. 

Когда правообладатель узнает о нарушении, он сначала напишет жалобу маркетплейсу и нарушителя заблокируют. Причем могут заблокировать не только товар, нарушающий товарный знак, но и самого поставщика целиком. 

Пример. Предприниматель продавала на Озоне товары для дома под собственным брендом. Какие-то нарушители повадились продавать на Озоне те же товары под таким же названием, как у нее. Сначала девушка сама написала письмо Озону, но те ничего не сделали. Тогда она позвала на помощь нас (мы познакомились с ней, когда регистрировали ее товарный знак). Мы направили Озону полномасштабную претензию со ссылками на законы и судебную практику. В итоге Озон удалил не просто товары нарушителя, а весь его магазин.

Если предприниматель настроен более воинственно, и блокировки нарушителя маркетплейсом ему недостаточно, он имеет полное право подать заявления в Федеральную антимонопольную службу и в полицию, а может и сразу пойти в суд, чтобы конфисковать товар и взыскать компенсацию от 10 тысяч до 5 млн рублей по ст. 1515 ГК РФ. При этом даже если товар заблокировали, это не значит, что нарушения не было: разбирательство продолжится и после блокировки.

При этом отвечать за нарушение будет маркетплейс, ведь именно маркетплейс по сути продал контрафакт конечному клиенту. Иногда к суду привлекают и продавца, тогда маркетплейс и продавец отвечают за нарушение солидарно.

Таких дел в судах с каждым днем становится все больше и больше. Например, в одном из дел суд взыскал с Вайлдберриз  568 410 рублей за продажу деревянных пазлов под чужим товарным знаком. Из них 480 000 рублей взыскали компенсации и еще 88 410 рублей расходов на оплату услуг юристов правообладателя. 

В другом деле суд солидарно взыскал с Вайлдберриз и продавца компенсацию в 200 000 рублей за продажу кондитерских изделий под чужим названием «Лафинель». Могли бы взыскать и все 4 000 000 рублей, которые просил правообладатель, если бы не выяснилось, что большая часть продукции продавалась на территории Беларуси, а товарный знак истца действовал только в России. 

Продавец контрафактного «Лафинеля» в суде говорил, что не знал о том, что название «Лафинель» зарегистрировано как товарный знак. Но незнание не освобождает от ответственности — суд так и написал об этом в решении.

В деле «Лафинель» суд прямо указал, что продавец был обязан проверять название товара, прежде чем начинать его продажу на маркетплейсе. 

Конечно, история с товарными знаками не нова: в России были тысячи судов по товарным знакам и до появления маркетплейсов. Но буквально 5-10 лет назад товарным знакам не уделяли столько внимания, как сейчас. 

Дело в том, что раньше рынки сбыта товаров физически делились по территориям: предприниматели, пускай и с похожими названиями, работали в разных городах и не сталкивались в конкурентной борьбе. Даже если у одного из них был зарегистрирован товарный знак, а другой формально работал как нарушитель, то они могли проработать всю жизнь и так и не узнать друг о друге. А если и узнавали, то многие не шли в суды, просто потому что не особо мешали друг другу.

Сейчас правила игры изменились: маркетплейсы стерли границы между городами и областями. По сути маркетплейсы объединили всех в одну экономическую зону, один рынок без деления на территории. Предприниматели с одинаковыми или слишком похожими названиями компаний и товаров, которые раньше знать не знали друг о друге, теперь внезапно обнаруживают свои товары на соседних вкладках в браузере. Их покупатели — тоже. 

В итоге покупатели начинают путать компании и их товары между собой, покупают товар у конкурентов, а потом пишут отзывы не тем, у кого покупали. Эти отзывы читают другие покупатели, начинается неразбериха. Правообладатели с качественной продукцией получают незаслуженный негатив и теряют продажи, нарушители наоборот наживаются на чужой репутации. Назревает конфликт. 

Как маркетплейсы решают вопрос с товарными знаками

Казалось бы, маркетплейсы должны сами проверять легальность товаров — они же зарабатывают на комиссии, вот пусть и проверяют. Хотелось бы, чтобы все работало так: продавец приносит товар, маркетплейс проверяет документы, и если все в порядке, то выставляет товар на виртуальный прилавок, если нет, то помогает решить проблему. Но на деле все не так просто.

Чтобы убедиться в том, что название товара не нарушает чужой товарный знак, нужно провести полноценную проверку по базам Роспатента: посмотреть зарегистрированные товарные знаки, поданные заявки, международные знаки, действующие в России и так далее.

Для того, чтобы проверять легальность каждого из десятков тысяч товаров, маркетплейсу пришлось бы содержать просто гигантский штат юристов по интеллектуальной собственности: ведь чтобы провести проверку, нужно разбираться в том, как работает экспертиза товарных знаков Роспатента, плюс иметь оплаченный доступ к базам Роспатента. Маркетплейсы этим не занимаются.

Поэтому у маркетплейса остается два варианта, как исключить риски, связанные с товарными знаками. Первый: в принципе отказаться работать с теми, у кого не зарегистрирован товарный знак. Второй: переложить всю ответственность на самих предпринимателей. В России есть и те, и те.

Например, принципиально не работает с теми продавцами, у которых нет товарных знаков. Пару лет назад, когда я писал статью в Тинькофф-Журнале «Как зарегистрировать товарный знак», Ламоде было достаточно показать хотя бы поданную заявку на регистрацию знака, чтобы начать работать. Но подать заявку — это одно, а добиться регистрации — совсем другое. Сейчас в презентации для поставщиков Ламода прямо указывает, что для начала работы понадобится зарегистрированный товарный знак, а не просто заявка.

Небольшая неточность: товарный знак все-таки товарный, а не торговый. Но само требование сформулировано достаточно прямо.

Вообще Ламода была одним из первых маркетплейсов, который попал в суд по товарным знакам: еще в 2015 году с Ламоды пытались взыскать 5 000 000 рублей за продажу обуви под незаконно использованным названием «Highlander». Тогда ООО «Купишуз», юрлицу Ламоды, пришлось судиться два года и дойти аж до Верховного Суда. 

В результате компенсацию с Ламоды все равно взыскали, но снизили до 50 000 рублей. Компенсацию порезали так сильно, потому что юристы Ламоды смогли доказать, что правообладатель «Highlander» — по сути патентный тролль, то есть компания, которая никогда не производила и не продавала обувь, а только регистрировала товарные знаки, чтобы зарабатывать на взыскании компенсаций. Если бы правообладателем «Highlander» оказался бы настоящий продавец или производитель обуви, то у компании не получилось бы так легко отделаться (если, конечно, два года судов уместно называть словом «легко»).

Большинство маркетплейсов, в отличие от Ламоды, все-таки работают с продавцами, у которых нет товарных знаков.

Но при этом они с помощью договора перекладывают всю ответственность на продавца. Получается такая схема: продавец заключает договор с маркетплейсом, маркетплейс публикует и продает товар. Если выяснится, что товар нарушает чужой товарный знак, то маркетплейс сам выплачивает компенсации правообладателю, блокирует нарушителя, а потом взыскивает с него все расходы на выплаты компенсаций.

Например, договор Вайлдберриз прямо предусматривает ответственность продавца. Если Вайлдберриз придется заплатить правообладателю, то нарушитель в течение семи дней должен будет компенсировать Вайлдберриз все расходы: компенсацию, госпошлины, затраты на юристов и нотариусов.

Правообладатель может подать в суд на продавца, на сам маркетплейс или на обоих сразу. Таким договором маркетплейс перекладывает всю ответственность на продавца: даже если компенсацию взыщут с маркетплейса, продавец обязан будет компенсировать расходы.

В такой схеме нет ничего незаконного. Предприниматель, подписывая договор, заверил маркетплейс, что у его товаров все в порядке с товарными знаками. Если выяснится, что нарушение все-таки есть, то в суде будет отвечать маркетплейс. Но потом маркетплейс будет иметь полное право предъявить регрессное требование о возмещении убытков продавцу, п.4 ст 1250 ГК РФ.

А теперь следите за руками, юридический фокус. 

Как мы помним, по ст. 1515 ГК РФ правообладатель может потребовать компенсацию от 10 тысяч до 5 млн рублей. Конкретный размер убытков при этом доказывать не нужно, об этом еще в 2015 году говорил Президиум Верховного Суда. Владелец товарного знака просто просит, например, миллион рублей, а дальше суд выслушивает юристов ответчика и сам решает, какая компенсация будет соразмерной и справедливой.

Если юристы ответчика были убедительны, правильно подготовили ответ и мотивировали его законодательством и судебной практикой, то суд снизит компенсацию в несколько раз. Истец попросит два миллиона, суд взыщет пятьсот тысяч, истец попросит миллион, суд взыщет, например, двести тысяч. Все зависит от того, смогут ли юристы ответчика использовать обстоятельства дела так, чтобы мотивировать снижение компенсации.

Но вот вопрос: будут ли готовы юристы маркетплейса, как в том деле Ламоды, два года ходить по судам, чтобы снизить компенсацию, если они теперь знают, что какую компенсацию бы не взыскали, ее все равно в конечном счете заплатит продавец, а не маркетплейс? Похоже, что нет. Зачем тратить силы, если ты все равно ничего не теряешь?

У меня прямо сейчас в работе идет аналогичное дело. Мы представляем интересы правообладателя, его детскую одежду подделывают и продают под таким же названием на Вайлдберриз, причем в совершенно отвратительном качестве. Это, очевидно, нарушение. Мы направили досудебную претензию Вайлдберриз, но те ее просто проигнорировали. Сейчас подаем в суд, посмотрим, что будет дальше. 

В деле «Лафинеля», где с продавца взыскали компенсацию в 200 000 рублей, была та же история: Вайлдберриз изначально не ответил на досудебную претензию и не пошел в суд. В суде отбивался только продавец. Благо, что иск подали на них обоих одновременно, поэтому продавец узнал о деле и начал защищаться. Кто знает, чем закончилась бы эта история, если бы правообладатель подал бы иск только на Вайлдберриз, а тот не пришел бы в суд. Тогда суд мог бы взыскать все заявленные 4 000 000 рублей, а Вайлдберриз имел бы полное право потребовать их у продавца.

У Озона сейчас договор в части товарных знаков такой же, как и у Вайлдберриз, только написан слегка другими словами. Продавец при заключении договора заверяет Озон, что товар не нарушает права на чужие товарные знаки, а если Озону предъявят претензии, то продавец будет обязан компенсировать все расходы также, как и в случае с Вайлдберриз.

Озон не запрашивает никаких подтверждений прав на товарные знаки: ни свидетельств, ни поданных заявок. Но если кто-то пожалуется или сам Озон засомневается в легальности товара, то Озон запросит подтверждающие документы. Если продавец за три дня не пришлет их, то его заблокируют. Как раз как в том нашем случае с предпринимателем, скриншоты переписки с которым я прикладывал выше.

Получается, что маркетплейсу с такими условиями в договоре в принципе перестают быть интересны вопросы товарных знаков. Заявит правообладатель миллион, взыщет суд миллион, да и бог ним — платит все равно продавец. У маркетплейса попросту нет экономической необходимости биться в суде за снижение компенсации. 

Помимо возмещения убытков Озон еще и сам взыскивает штраф в 150 000 рублей с продавца, который нарушил требования маркировки товаров.

Конечно, есть риск того, что продавец после такого требования обанкротится и ничего никому не заплатит. Но мало кто пойдет на банкротство из-за долга в 500 тысяч или даже в миллион рублей, а десятки миллионов по товарным знакам взыскивают чрезвычайно редко. 

Кроме того, правообладатели узнают о нарушителях не сразу. Какое-то время продавец-нарушитель будет продавать свои товары, а маркетплейс будет получать с них комиссию. Вполне возможно, что от продажи контрафакта с лихвой перекрывает потери от единичных случаев, где с продавца не получилось взыскать убытки.

Политику маркетплейса тоже можно понять, они по-своему правы.

Маркетплейс — это коммерческая организация, цель которой — зарабатывать как можно больше денег. И зарабатывают они их на продаже сотен тысяч товаров, а не на консультировании предпринимателей и их защите. Это нормально.

Получается, что в отношениях между продавцом и маркетплейсом, продавец — это единственный, кто заинтересован в том, чтобы не нарушать чужие товарные знаки и защищать собственный бренд.

Если вам нужно проверить или зарегистрировать товарный знак, подготовить договор или помочь в судебном споре, вы можете написать мне напрямую в телеграме или ВКонтакте. На частные вопросы по конкретно вашим ситуациям я конфиденциально отвечаю в личных сообщениях, а все общие вопросы о товарных знаках мы соберем воедино и опубликуем ответы в следующем выпуске на портале MPGO. Если вы — агент и помогаете предпринимателям выходить на маркетплейсы, напишите мне в личку, поработаем вместе.   

Если вам в целом показалась полезной эта публикация, заходите на мой личный сайт. Там я разбираю самые частые юридические ошибки предпринимателей и рассказываю, как их избежать, при этом стараюсь сделать каждый материал максимально понятным и полезным.

Товарные знаки и маркетплейсы: памятка

  1. Единственный способ юридически закрепить за собой право на бренд — зарегистрировать товарный знак в Роспатенте
  2. В качестве товарного знака можно зарегистрировать что угодно: название, слоган, логотип. Главное, чтобы такое обозначение соответствовало требованиям законодательства и не было уже кем-то занято.
  3. Прежде чем вывести товар на маркетплейс, всегда уточняйте, как обстоят дела с товарным знаком. Если название не принадлежит как товарный знак вам или вашему поставщику, вполне может оказаться, что оно давно принадлежит кому-то другому.   
  4. Если кто-то продает на маркетплейсе товары с таким же как у вас или слишком похожим названием — он нарушает ваши права. Вы можете подать в суд на продавца или на сам маркетплейс, чтобы они перестали использовать ваш товарный знак, уничтожили контрафактный товар и выплатили вам компенсацию до 5 миллионов рублей. 
  5. Договоры многих маркетплейсов устроены так, что в конечном счете за нарушение товарного знака платит продавец. На всякий случай проверьте в вашем договоре с маркетплейсом разделы «Заверения», «Ответственность сторон», «Интеллектуальная собственность» или «Результаты интеллектуальной деятельности».

Следите за новостями маркетплейсов в нашем телеграм-канале — самом крупном сообществе поставщиков на российские маркетплейсы.